El sistema de patentes busca ser un motor de desarrollo que incentive la innovación y el progreso, mediante la protección jurídica de las creaciones técnicas que sean novedosas, inventivas y aplicables en la industria. En general, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar una patente en cualquier país del mundo cumpliendo con los procedimientos y requisitos legales vigentes en cada país, pero debe saber qué estrategias tomar para seleccionar los países en los que le conviene proteger su invento.

¿Qué factores evalúa la estrategia para seleccionar los países donde se conviene patentar un invento?

-La estrategia para selección de países evalúa tres factores clave:

• La necesidad comercial de exclusividad.
• Los costos de corto y mediano plazo.
• El estado del sistema de patentes en los lugares de interés.

Para iniciar la evaluación, primero es recomendable tener en mente un conjunto de países donde la invención puede ser relevante y tener impacto comercial a primera vista. Normalmente este conjunto es conformado por los países vecinos, aquellos de mercados más amplios o donde la tecnología en cuestión ha sido más ampliamente desarrollada. Conforme se avance en la evaluación, se irá refinando hasta obtener una lista final.

En este artículo desarrollaremos el factor correspondiente a la necesidad comercial de exclusividad.

¿Cuál es la consideración más importante para decidir dónde solicitar la patente?

-La consideración más importante es la necesidad comercial de exclusividad en el país de interés y que provea un retorno adecuado del dinero invertido. Asimismo, se debe tener en cuenta que cualquier lugar donde no se solicite la patente, no proveerá protección alguna.

¿Cómo se evalúa la condición de exclusividad?

-La condición de exclusividad será evaluada a partir de una lista de preguntas que pretenden proveer un enlace entre las necesidades y objetivos comerciales, el clima de negocios y la importancia de la invención para los intereses del solicitante. Estas interrogantes son genéricas, y en la medida de lo posible, deben complementarse con otras similares, relacionadas con la tecnología propiamente dicha.

Básicamente existen dos tipos de preguntas: (i) aquellas orientadas a determinar si vale la pena presentar la solicitud en el extranjero; y (ii) en qué países hacerlo. La evaluación permitirá relevar lugares específicos y/o descartar otros de la lista originalmente pensada.

A continuación, detallamos algunas de estas interrogantes:

1. ¿Qué características de la invención son ya conocidas en el arte previo? ¿Se trata de una invención de mucho impacto o es una mejora menor?

Cuanto menos obvias son sus características nuevas, la patente tiene mayor potencial. Previo a la presentación de la solicitud, durante el proceso de investigación y desarrollo, debe haberse definido muy cuidadosamente el arte previo relevante. Esto nos permitirá juzgar y evaluar de antemano lo novedoso.

Si la patente ya ha sido obtenida en el país de origen, se entiende que existe al menos una característica novedosa. Sin embargo, en la mayoría de los casos la decisión de solicitarla en el extranjero se debe tomar antes de su otorgamiento. Una invención con varias características novedosas y poco obvias, y al menos con una de ellas de gran relevancia en el campo técnico, es candidata para ser protegida en el extranjero. En cambio, aquella que tiene sólo una característica novedosa de escasa relevancia, puede pasar el examen de patentabilidad; sin embargo, dada su poca significancia técnica, no vale la pena protegerla en el extranjero.

• b. ¿Cuál es la función o funciones concretas que realiza la invención? ¿Pueden estas ser realizadas de una manera diferente?

Cuan más difícil sea replicar la función que cumple la invención, la patente tiene mayor potencial. Si existen tecnologías alternativas que ya desempeñan ese rol, la patente pierde relevancia, a menos que provea un efecto técnico mejorado sobre las soluciones existentes.

• c. ¿Cuán secreta se ha mantenido la invención antes de la presentación de la primera solicitud de patente?

En caso haya habido divulgaciones previas, por más que estén dentro del año de gracia previsto en la ley nacional, estas debilitan la posición de la patente ante futuros cuestionamientos. Cuan más secreta se haya mantenido la invención antes de su presentación, la patente tiene mayor potencial. Se debe tener en cuenta además que no todos los países contemplan el año de gracia, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes sólo otorga 6 meses de gracia para divulgaciones ocurridas en congresos y ferias específicas.

• d. ¿Cuánto se ha trabajado en modificaciones, mejoras y nuevas realizaciones de la invención?

La patente tiene mayor potencial cuanto más se haya explorado e implementado distintas realizaciones de la invención, y/o testeado la mayor cantidad de rangos de las variables que la gobiernan, y/o ejecutado y analizado la mayor cantidad posible de mejoras antes de protegerla, de tal modo que esta incluya todas las posibilidades de la invención: desde la versión más básica hasta la más amplia gama de versiones avanzadas.

• e. ¿Cuándo se debe comercializar el producto?

Es necesario evaluar el impacto negativo que puede demandar la demora en la introducción en el mercado, debido a la necesidad de preparar y presentar las solicitudes de patente en distintos países. Si el producto tiene solo relevancia comercial por ingresar al mercado en el corto plazo, no vale la pena protegerlo en más países.

• f. ¿Cuánto sumará la exclusividad en la explotación de la invención?

Por diversas razones, muy pocas invenciones patentadas llegan al mercado. Es necesario, por lo tanto, analizar cuidadosamente quién querrá explotarla en el futuro y en qué medida será apetecible para un tercero. Cuanto más interés pueda generar dentro de su ámbito tecnológico, la patente tiene mayor potencial.

•  g.¿Cuál es el mercado para la invención? ¿Local, regional, global?

 Esto tiene que ver con la relevancia técnica/ tecnológica de la invención.

• h. ¿Quién es el cliente para la invención? ¿El usuario final, empresas, gobiernos? ¿Quién es el competidor? ¿Cuáles son las empresas en el rubro?

Es fundamental realizar un estudio de mercados tecnológicos para la invención. Si no se cuenta con medios para contratar especialistas en el extranjero, se deberá realizar una investigación lo más profunda posible apelando a fuentes de Internet o publicaciones especializadas y consultar con la mayor cantidad de especialistas conocidos en el rubro. En el caso de una Universidad, vale la pena captar la opinión de varios profesores con conocimiento y experiencia en la materia.

1. ¿Cuán fácil (o difícil) para la competencia sería generar un producto alternativo al que está patentado (design around)? ¿Cuánto tiempo y recursos tomaría?

Esto tendrá que ver con el alcance de las reivindicaciones y la cantidad de realizaciones practicadas para la invención.

• j. ¿Cuán fácil o difícil para un tercero sería copiar la invención? ¿Cree que existirá algún incentivo para copiar la invención en países donde no sea protegida? ¿Cuán costoso sería para un tercero copiar y comercializar la invención?

Cuando se está frente a una invención exitosa comercialmente y sobre todo fácil de implementar, habrá grandes incentivos para reproducirla en países donde no está protegida.

•  k. ¿Cuál es el mercado más pequeño que justificaría para un tercero copiar la invención?
• Por ejemplo, si producir la invención a escala y desde cero, vale la pena sólo en mercados de por lo menos 1 000 000 de habitantes en condición socioeconómica A-B, no será necesario proteger la invención en mercados menores.

•  l. ¿El mercado de la invención está creciendo, declinando o en estado estacionario en el país de interés?

Esto puede establecerse a partir del estudio de mercado y de la vigilancia tecnológica.

Una vez aplicado el cuestionario, se contará con una lista refinada de países donde es aparentemente necesario proteger la invención.